В практике регистрации товарных знаков довольно часто встречается ситуация, когда предварительная проверка или экспертиза Роспатента выявляет одно сходное обозначение. В одном из наших дел картина оказалась сложнее: регистрации клиента препятствовали сразу три действующих товарных знака и еще одна заявка с более ранним приоритетом.
Клиент использовал свое обозначение в бизнесе более двадцати лет. За это время название приобрело для него очевидную коммерческую ценность, однако исключительное право своевременно оформлено не было.
Когда мы приступили к регистрации, оказалось, что за прошедшие годы правовое поле вокруг обозначения существенно изменилось.
В чем состоял основной риск
Пункт 6 ст. 1483 ГК РФ предусматривает препятствия для регистрации обозначения, если оно тождественно либо сходно до степени смешения с более ранним товарным знаком или заявкой другого лица в отношении однородных товаров.
При этом количество найденных обозначений само по себе еще мало что говорит о перспективах заявки. Каждое противопоставление требует отдельного анализа.
В нашем случае необходимо было установить, насколько действительно близки обозначения, какие товары и услуги входят в соответствующие перечни и насколько деятельность правообладателей пересекается с деятельностью клиента.
Отдельное значение имела более ранняя заявка. Она была подана всего на несколько месяцев раньше заявки клиента, однако с точки зрения приоритета именно этот временной разрыв имел юридическое значение.
Перед нами стояла задача сохранить само обозначение и весь первоначально заявленный перечень товаров и услуг.
Почему простого сравнения названий было недостаточно
При работе с подобными делами я считаю ошибочным начинать с вопроса: «Сколько букв совпадает?»
Сходство до степени смешения оценивается комплексно. Для словесных обозначений значение могут иметь фонетические, графические и смысловые признаки. Одновременно требуется исследовать однородность товаров и услуг.
Два визуально близких названия могут использоваться в сферах, где вероятность смешения оказывается существенно ниже. Возможна и обратная ситуация, когда обозначения отличаются сильнее, однако характер товаров и круг потребителей повышают риск конфликта.
Поэтому по каждому из четырех выявленных объектов мы отдельно изучили правообладателя, его деятельность, перечень регистрации и реальное положение обозначения на рынке.
Переговоры с правообладателями как часть стратегии
ст. 1483 ГК РФ допускает регистрацию сходного обозначения в отношении однородных товаров при наличии согласия правообладателя более раннего знака, если такая регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение.
Это важная оговорка. Письмо-согласие само по себе не является универсальным способом преодолеть любое противопоставление. Сначала требуется понять, допустима ли такая конструкция в конкретной ситуации.
В этом деле мы вступили в переговоры с правообладателями и объясняли, почему деятельность сторон не создает реального конфликта. Часть владельцев знаков согласилась с такой оценкой.
Необходимые согласия удалось получить без дополнительных выплат со стороны клиента.
Параллельно готовились аргументы для Роспатента по тем обстоятельствам, которые требовали самостоятельного юридического обоснования.
Почему мы не стали сокращать перечень
Один из возможных способов снизить конфликтность заявки — убрать часть товаров или услуг.
Для клиента такое решение было нежелательно. Первоначальный перечень соответствовал его деятельности и планам развития бренда. Поэтому стратегия строилась вокруг сохранения всего заявленного объема охраны.
Это важный практический момент. Сокращение перечня иногда действительно помогает преодолеть конкретное препятствие, однако такое решение необходимо оценивать с учетом дальнейшего развития бизнеса. После получения свидетельства добавить в уже состоявшуюся регистрацию отсутствующие товары или услуги невозможно: для расширения охраны потребуется новая заявка.
Чем завершилось дело
По итогам работы товарный знак был зарегистрирован.
Удалось сохранить:
- исходное обозначение;
- весь первоначально заявленный перечень товаров и услуг;
- коммерчески значимое для клиента название, которое использовалось более двадцати лет.
Клиенту также не пришлось выплачивать правообладателям дополнительное вознаграждение за предоставление согласий.
Подробно обстоятельства дела и последовательность работы разобраны в кейсе о регистрации товарного знака при наличии трех действующих знаков и более ранней заявки.
Что я бы рекомендовал заявителям
Главный практический вывод из этого дела состоит в том, что результаты поиска товарных знаков нельзя оценивать механически.
Фраза «нашли четыре похожих знака» еще не отвечает на вопрос о возможности регистрации.
Необходимо последовательно установить статус каждого объекта, его приоритет, степень сходства, содержание перечня и однородность соответствующих товаров или услуг. После этого выбирается стратегия работы с конкретной заявкой: подготовка аргументации для экспертизы, анализ перечня товаров и услуг, переговоры с правообладателями или использование других предусмотренных законом механизмов.
Такой анализ желательно проводить еще до подачи заявки. В нашем случае бренд существовал более двадцати лет, поэтому его возможная смена имела бы для бизнеса совершенно другой экономический масштаб, чем корректировка названия на этапе запуска.
Александр Кузнецов
Патентный поверенный № 2817
Юридическая компания «Александр Кузнецов и партнеры»
Рейтинг публикации:
«
