Еще одна ситуация, которая регулярно возникает при регистрации обозначений: Роспатент находит более ранний товарный знак, правообладатель которого фактически не использует его в интересующей заявителя сфере.
Формально препятствие существует. При этом законодательство предусматривает механизм, позволяющий прекратить правовую охрану товарного знака полностью либо в отношении части товаров и услуг вследствие его неиспользования.
В одном из наших дел именно эта процедура позволила устранить препятствие и завершить регистрацию бренда клиента.
С чего начался спор
В процессе регистрации Роспатент противопоставил заявке клиента ранее зарегистрированный товарный знак другой компании.
Первоначально стороны попытались урегулировать вопрос через предоставление согласия правообладателя. Переговоры результата не дали.
После этого мы детально исследовали деятельность компании, которой принадлежал противопоставленный знак.
Выяснилось, что правообладатель фактически оказывает только часть услуг из широкого перечня регистрации. Именно те направления, которые представляли интерес для нашего клиента и препятствовали его заявке, под спорным обозначением не использовались.
Это существенно изменило юридическую картину дела.
Когда можно требовать прекращения правовой охраны
ст. 1486 ГК РФ предусматривает возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его непрерывного неиспользования в течение трех лет.
Охрана может быть прекращена как полностью, так и в отношении отдельных товаров или услуг.
Последний вариант особенно важен в регистрационных спорах. Иногда товарный знак используется, однако фактическая деятельность правообладателя касается лишь части зарегистрированного перечня. В такой ситуации предметом спора может стать именно та часть правовой охраны, которая создает препятствие заинтересованному лицу.
В нашем деле требовать прекращения товарного знака в отношении всего перечня товаров и услуг не было необходимости. Для клиента значение имели конкретные услуги, которые препятствовали регистрации его собственного обозначения.
Интерес заявителя тоже необходимо обосновать
В подобных спорах существенную роль играет статус заинтересованного лица. Самого желания исключить чужой знак из числа препятствий недостаточно.
В нашем случае интерес был напрямую связан с заявкой клиента: ранее зарегистрированный товарный знак препятствовал получению правовой охраны собственного обозначения в необходимой части перечня.
До обращения в суд мы направили правообладателю предусмотренное законом предложение урегулировать вопрос.
После отказа спор был передан в Суд по интеллектуальным правам.
Кто доказывает использование товарного знака
Одна из особенностей дел о неиспользовании состоит в распределении бремени доказывания.
Правообладатель должен подтвердить использование товарного знака применительно к тем товарам или услугам, в отношении которых заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны.
Для суда имеет значение реальное использование обозначения в юридически значимый период и в связи с соответствующими товарами или услугами.
Общие сведения о существовании компании или ведении ею хозяйственной деятельности сами по себе еще не подтверждают использование товарного знака по каждой позиции свидетельства.
Поэтому при подготовке дела мы анализировали деятельность правообладателя именно применительно к спорной части перечня.
Почему для клиента было важно одновременно сохранить заявку
Судебное разбирательство и экспертиза заявки проходят в рамках разных процедур, при этом результат одного процесса напрямую влияет на другой.
Если препятствующий товарный знак будет устранен, клиенту необходимо сохранить возможность продолжить регистрацию собственного обозначения.
Поэтому в ходе дела мы работали и с вопросами, связанными с заявкой клиента. В частности, удалось добиться принятия обеспечительных мер, имевших значение для сохранения ее статуса на период рассмотрения спора.
Судом было вынесено определение о запрете регистрационных действий с заявкой клиента на период рассмотрения дела.
Это один из важных процессуальных моментов: положительный результат спора с владельцем противопоставленного знака должен в итоге привести к практическому результату для собственной заявки клиента.
Результат рассмотрения дела
Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования клиента в полном объеме.
Правовая охрана товарного знака конкурента была досрочно прекращена в отношении тех услуг, которые препятствовали регистрации обозначения клиента.
После устранения этого препятствия клиент смог получить правовую охрану собственного товарного знака.
С проигравшей стороны также были взысканы судебные расходы.
Подробнее фактические обстоятельства и результат дела разобраны в кейсе о досрочном прекращении охраны неиспользуемого товарного знака.
Что важно проверить перед таким спором
Из этой практики я бы выделил несколько вопросов, которые необходимо исследовать еще до обращения в Суд по интеллектуальным правам.
В первую очередь следует установить, действительно ли спорный знак не использовался в необходимый трехлетний период и относится ли отсутствие использования именно к тем товарам или услугам, которые создают препятствие заявителю.
Не менее важно подтвердить собственную заинтересованность и правильно пройти досудебный этап, предусмотренный ст. 1486 ГК РФ.
Отдельно необходимо заранее продумать судьбу собственной заявки. Судебное решение в подобной ситуации является инструментом достижения конкретной коммерческой цели клиента, поэтому процессуальная стратегия должна учитывать эту цель с самого начала.
Практика по неиспользованию товарных знаков показывает, что само существование более раннего свидетельства еще не всегда означает необходимость менять бренд. Если для этого есть фактические и правовые основания, препятствие можно устранить предусмотренными законом средствами.
Александр Кузнецов
Патентный поверенный № 2817
Юридическая компания «Александр Кузнецов и партнеры»
Рейтинг публикации:
«
